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114年 專利師專技高考_專利審查基準與實務_申論題一

舉發人以證據1 對系爭專利提起舉發,您作為專利權人,請依專利審查基準的論理方式回答以下問題。(每小題8 分,共40 分)
(一)舉發人主張更正前請求項1 不具新穎性(理由參【舉發理由一】),請詳細說明對應之舉發答辯理由。
(二)舉發人對更正前請求項1 有關「第一平面設計部件」一詞進行解釋(理由參【舉發理由二】),據此主張不具新穎性,請詳細說明對應之舉發答辯理由。
(三)在得提起更正之期間內,專利權人欲更正請求項1(參【更正請求項1】),請向專利專責機關詳細說明應准予更正之理由。
(四)舉發人對更正後請求項1 提出舉發補充理由(理由參【舉發補充理由一】),請詳細說明對應之舉發補充答辯理由。
(五)舉發人主張更正後請求項1 不具進步性(理由參【舉發補充理由二】),請詳細說明對應之舉發補充答辯理由。

【系爭專利】
〔新型名稱〕禮物卡
〔專利說明書〕
如第1 圖所示,禮物卡100 包括卡片本體110、第一平面設計部件120、第二平面設計部件130 及第一條碼部件140。卡片本體110具有第一面111,第一平面設計部件120、第二平面設計部件130 及第一條碼部件140 配置於第一面111,實作上,第一平面設計部件120、第二平面設計部件130 及第一條碼部件140 可配置於第一面111任意處,其所占的面積也可視實際狀況調整之。禮物卡100 的第一平面設計部件120 包含便利商店、企業等商標,第二平面設計部件130包含企業設計授權的視覺化圖案、商標、廣告等,有助於消費者辨識卡片之特定用途,吸引其注意並前往特定企業或購買特定商品為目的,持禮物卡100 進行消費,持電子裝置去掃描第一條碼部件140,可取得相關資訊。如第2 圖所示,禮物卡100 還包括第二條碼部件210,卡片本體110 具有第二面112,該第二面112 係位於相對於第1圖中卡片本體110 的第一面111 之另一面。本新型與現有技術相比,可擴展禮物卡外觀、實用性及功能性,具有產業上的廣泛利用價值,其加入附加平面設計部件(如:企業商標或廣告等彩色視覺碼),以增加禮物卡的視覺化資訊功能及廣告效益。

〔請求項1〕
一種禮物卡,包括:
一卡片本體,具有相對的一第一面與一第二面;
一第一平面設計部件,形成於該第一面;
一第一條碼部件,形成於該第一面;以及
至少一第二條碼部件,形成於該第二面。

〔圖式〕
     


【證據1】
〔新型名稱〕具有附加內容之禮物卡
〔專利說明書〕
如第1 圖所示,禮物卡100 包括卡片本體110、第一條碼部件120、第二條碼部件130。卡片本體110 具有第一面111,第一條碼部件120 形成於第一面111,第二條碼部件130 形成於第一面111。實作上,第一條碼部件120 與第二條碼部件130 之位置可對調,兩者所占的面積也可視實際狀況彈性調整之。於一實施例中,禮物卡100 為電子禮券,其中第一條碼部件120 為卡片識別條碼,其包含卡片序號;第二條碼部件130 為密碼條碼,其包含對應於該卡片序號的密碼。參第2 圖,卡片本體110 的第二面112 係位於相對於第1 圖中卡片本體110 的第一面111 之另一面。於本實施例中,附加條碼部件140 形成於第二面112,第二面112 為上表面,第一面111 為下表面。



【舉發理由一】

相較,證據1 之禮物卡100、卡片本體110、第一條碼部件120及附加條碼部件140 等,可分別對應系爭專利請求項1 之禮物卡、卡片本體、第一條碼部件及第二條碼部件……,系爭專利請求項1 與證據1 之差異在於:系爭專利包含「第一平面設計部件,形成於該第一面」。然證據1 既為「禮物卡」,應有各式平面圖案顯示於禮物卡上,因此,通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容,即能直接且無歧異得知其實質上隱含請求項1 相對應的「平面設計部件」技術特徵,上開差異能直接且無歧異得知,不具新穎性。
【舉發理由二】
系爭專利請求項1 未限縮「第一平面設計部件」細部技術特徵,基於請求項範圍採最寬廣解釋,應解釋為各類型之平面設計圖案,則「條碼」圖案亦可視為其中一種。基於上開解釋,證據1 第一面所示為「第二條碼部件130」與系爭專利請求項1「第一平面設計部件」,其差異僅在於文字記載形式,不具新穎性。
【更正請求項1】
一種禮物卡,包括:
一卡片本體,具有相對的一第一面與一第二面;
一第一平面設計部件,形成於該第一面;
一第二平面設計部件,形成於該第一面且不同於該第一平面設計部
件,包含屬於多個企業的多個商標;
一第一條碼部件,形成於該第一面;以及
至少一第二條碼部件,形成於該第二面。
【舉發補充理由一】
更正後請求項1「第二平面設計部件,包含屬於多個企業的多個商標」,僅定義部件之資訊布局呈現方式,係單純用人為之規則所形成的編排與配置,參照專利審查基準第二篇第二章1.3.4,非利用自然法則。再者,其僅為記錄於載體(如紙張、磁片、光碟)上之資訊,且特徵在於所載之文字、音樂、資料等,發明之特徵僅為資訊之內容,參照專利審查基準第二篇第二章1.3.5.2,屬單純之資訊揭示,非屬技術思想者,綜上所述,更正後請求項不符專利法第104 條之規定。
【舉發補充理由二】
系爭專利更正請求項1 與證據1 相較……,其差異在於:系爭專利包含「一第二平面設計部件,形成於該第一面且不同於該第一平面設計部件,包含屬於多個企業的多個商標」。然該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能利用申請時之通常知識,將證據1 之差異技術特徵簡單地進行修飾或置換而完成系爭專利「第二平面設計部件」之技術內容,系爭專利請求項1 僅屬證據1 之技術內容的「簡單變更」。況且,該等「第二平面設計部件」僅為單純之資訊揭示,亦不具有利功效。綜上所述,不具進步性。


擬答(得分目標 70%):
依題意及請求項及說明書與圖示分別擬答如后:
(一)
有關舉發人主張更正前請求項1 不具新穎性,理由為證據1已揭露所有技術特徵,並推論「第一平面設計部件」為禮物卡上既有圖案,屬於通常知識者可直接且無歧異得知之內容,專利權人答辯理由如后
「第一平面設計部件」在系爭專利中具有特定功能性與識別性,例如包含便利商店或企業商標,具備吸引消費者注意、引導消費行為之目的,並非僅為裝飾性圖案。證據1未明示或暗示具有此類設計部件,亦未揭露任何具識別性或廣告功能
平面設計,僅記載條碼部件。依據《專利審查基準》判斷新穎性應以「是否明確揭露」為準,而非推論或假設。證據1未揭露「第一平面設計部件」,故系爭專利具新穎性。
(二)舉發人主張條碼亦屬平面設計圖案,證據1之「第二條碼部件130」與系爭專利請求項1「第一平面設計部件」,其差異僅在於文字記載形式,不具新穎性專利權人答辯理由如后
「平面設計部件」與「條碼部件」在技術功能與目的上明顯不同;前者屬視覺化設計,具識別與廣告功能;後者屬機器可讀資訊載體,具資料傳輸功能。系爭專利說明書清楚區分兩者,並分別命名為「平面設計部件」與「條碼部件」,表示其技術特徵不相同。將條碼視為平面設計部件,屬於不合理最寬廣解釋,違反《基準》所述「以說明書為依據之合理解釋原則」。
(三) 專利權人主張更正具合法性與必要性,應准予的理由如后:
更正內容係補充「第二平面設計部件」之技術特徵,明確指出其包含多個企業商標,並與「第一平面設計部件」不同,釐清但未擴張原請求項保護範圍,亦未增加新技術特徵,而是具體化原說明書中已揭露之內容(參見原說明書對第二平面設計部件之描述)。更正後請求項仍具產業利用性,故此更正應予准許。
(四) 舉發人主張更正後請求項1屬單純資訊揭示,專利權人答辯理由如后
「第二平面設計部件」係具體配置於卡片第一面之物理部件,並與其他部件共同構成具有消費引導與辨識功能之整體設計。該部件之設計與配置方式,涉及視覺化資訊傳達技術,並非單純資訊內容之揭示,符合《基準》所述「具技術思想者」要件。另此部件之設計可提升禮物卡之商業價值與使用效益,具產業利用性,非屬抽象概念或人為規則。故更正後請求項具可專利性而非屬單純資訊揭示。
(五)舉發人主張更正後請求項1不具進步性,專利權人答辯理由如后
證據1未揭露任何平面設計部件,顯然未包含多個企業商標之第二平面設計部件,而系爭專利設計具識別性與廣告功能,非屬簡單置換。蓋將多企業商標整合於單一卡片,涉及品牌授權、設計整合與消費者導向之技術考量,非通常知識者可輕易完成,即非簡單置換。准此,此設計可提升禮物卡之市場吸引力與使用情境,具技術功效與商業價值,符合《基準》所述進步性判斷標準。綜上,系爭專利更正後請求項具進步性。