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114年商標專業能力認證考試_商標檢索及分析_申論題二

走遍世界各地熱愛甜點美食的小張,為尋求家族餐飲事業擴張據點及轉型,觀察到透過APP提供外帶或外送服務的複合式甜點咖啡廳,頗受市場消費者歡迎,有可能是餐飲業長期發展熱點之一。有天靈機一動想出下列商標:「大麥客智慧餐飲」、「BIGMAIC Intelligent Food」,希望在下列範圍:「蛋糕;咖啡廳;提供外帶服務之餐廳;點餐用可下載之電腦軟體」,提出商標註冊申請。
(一)請利用智慧局商標檢索系統,找出可能構成近似的前案,並列出申請或註冊案號。(10分)
(二)根據前述檢索資料,如果您是商標代理人,請以相關審查基準內容,向小張建議為取得註冊可以採取的具體方法及策略。(10分)

擬答(得分目標  70%) : 

(一)經檢索彙整可能與題示「大麥客智慧餐飲」或「BIGMAIC Intelligent Food」構成圖樣近似、商品或服務類似而有混淆誤認之虞者,如下表:
商標名稱 註冊/申請案號 指定使用商品或服務類別 消費者可能混淆誤認原因
大麥克 註冊第00012931號 舊分類第007類(餐飲服務) 主要識別中文字相同,服務類似
BIG MAC 註冊第00112622號 第026類(餐廳、咖啡廳) 主要識別外文拼字及讀音均近似,服務類似
註:「智慧」、「餐飲」、「Intelligent Food」皆屬描述性文字,即使複合使用亦難具備識別性。

(二)由於「大麥客」與「BIG MAC」均為著名商標,一般消費者普遍能識別其商品或服務提供者之來源,為提高小張申請註冊的成功率,商標代理人之具體建議如下:
1. 提升商標圖樣識別性:在中文部分加入創意詞彙或地名修飾,舉如「大麥客甜點坊」或「大麥客雲端餐飲」;在英文部分改為更具創意且無既有商標的拼字,如「BIGMAIK」、「BIMAIK」或用複合詞「BIGMAIK CaféTech」等。
2. 指定使用商品或服務分類:如將「蛋糕」、「餐飲服務」與「電腦軟體」分別申請所屬商品或服務分類,避免混淆。
 3. 提出使用意圖與識別說明:強調商標設計理念、使用情境、品牌定位及與在先商標無關聯;可附實際使用證據,以主張「後天識別性」。
4. 申請共存協議:可嚐試預與既有商標權人協議,申請商標時附具同意書。
5. 申請加速審查並附檢索報告:若有急迫使用需求,可申請加速審查並附檢索報告以主張並無混淆誤認之虞。
綜上所析,小張應重新設計商標名稱,採取複合詞、創意拼字並運用分類申請等策略,提升商標的識別性並增加成功註冊之可能性。